关于发明创造新颖性的判定标准

    在国务院即将提请全国人大常委会审议的专利法修正案（草案）中，涉及对现行专利法有关新颖性判定标准的修改。现将专利法新颖性规定的有关内容简介如下：

    一、新颖性的含义及判定标准

    根据我国专利法的规定，一项发明创造获得专利权的条件是其具备新颖性、创造性和实用性。所谓新颖性，是指发明创造是新的，不是现有技术或者现有设计，即在申请日前没有公开发表和公开使用过，也没有以其他方式向公众公开过。判断发明创造是否具有新颖性，需要考虑在什么地域内比较，以及发明创造的公开方式。实践中，有的技术方案是通过专利文献、教材、专著、学术期刊等出版物方式公开的，有的则是直接通过产品的销售或者使用等方式公开。如果采用“在全世界范围内既没有公开发表过也没有公开使用过”作为衡量新颖性的标准，就称为绝对新颖性。如果采用“在全世界范围内没有公开发表过、在国内没有公开使用过也没有以其他方式公开过”作为标准，则称为相对新颖性。

    二、专利法关于新颖性判定标准的规定及拟修改的原因专利法第二十二条规定：“新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。”即我国专利法采用的是“相对新颖性”标准。因此，如果某项技术在全世界的出版物上没有公开，在国内也没有以使用或者销售等方式公开，即使其在国外已经以使用或者销售等方式公开，仍然可以被授予专利权。这一规定源于1985年制定的专利法，当时的主要考虑：一是限于当时的科技经济条件，对发生在国外的使用、销售等非出版物方式的公开进行取证非常困难；二是我国当时的科技水平较低，通过对那些已经在国外公开使用或以其他方式为公众所知但尚未公开出版的技术给予专利保护，在一定意义上可以鼓励申请人在我国获得专利权并加以实施，从而促进我国经济的发展。

    近年来，随着经济全球化和科学技术的迅猛发展，尤其是网络技术的突飞猛进，出版物公开与非出版物公开之间的界限已经越来越模糊，将以出版物以外的方式公开限制在我国地域之内已经变得没有实际意义，且缺乏可操作性。更为重要的是，允许在国外已通过使用、销售等方式为公众所知的技术在我国被授予专利权，不利于鼓励真正的发明创造；让国外已经能够为公众自由使用的技术或者设计在我国受到专利权的保护，也会损害中国公众的合法利益，使其无法自由使用在国外已经处于自由使用状态的技术或者设计。为此，国务院提交的专利法修正案（草案），将现行专利法采用的“相对新颖性”标准修改为“绝对新颖性”标准。

    三、一些国家对新颖性判定标准的规定

    对新颖性的判定标准，各国规定不一。根据掌握的资料，美国、韩国等国家采取相对新颖性标准；日本、英国、加拿大、澳大利亚、巴西等国家采取绝对新颖性标准。

    一些国家关于请求宣告专利权无效制度的规定在国务院即将提请全国人大常委会审议的专利法修正案（草案）中，涉及请求宣告专利权无效的规定。为此，我们收集了外国有关制度的资料。现简介如下：

    一、日本

    （一）请求宣告专利权无效的程序

    日本专利法规定，任何人在专利授权后的任何时间，都可以向专利局复审部请求专利权无效审判（涉及专利共同申请的，只能由利害关系人提出），由复审部作出专利权是否无效的决定。专利权无效审判主要以口头方式进行，审判长依当事人的申请或依职权也可以决定采取书面方式。复审部不得就原告没有主张的诉讼理由进行审判。专利权人可以在专利权无效审判中修改请求书所附的说明书、权利要求书或附图，但修改限于缩减权利要求、订正误记或误译和解释不清楚的记载。复审部审决专利权无效的，该专利权自始无效。

    当事人对复审部的决定不服的，可以提起专利权无效诉讼。该诉讼应当以对方当事人为被告，不能以专利局长官为被告，并由东京高等法院专属管辖。法院应当及时将诉讼内容通知专利局长官，可以向专利局长官或其指派的工作人员就与该案相关的法律适用和其他必要事项征求意见；在征得法院许可后，专利局长官或其指派的工作人员，可以就与该案相关的法律适用和其他必要事项阐述意见。法院认为原告诉讼请求成立的，判决撤销专利局的决定，但不能直接作出宣告专利权是否无效的判决，专利局复审部必须据此重新审理并作出审判决定。对东京高等法院的判决不服，可以上诉至最高法院（日本实行三审终审制，对专利权无效诉讼实行二审终审。有观点认为，日本专利局的无效审判实际上相当于一审法院的审判）。

    （二）专利权无效抗辩与专利侵权诉讼

    在专利侵权诉讼中，当被控侵权人提出专利权无效抗辩时，如果法院认为经过专利局复审部的无效审判，该专利权会被宣告无效，专利权人就不能向对方行使权利；如果法院认为被控侵权人提出专利权无效抗辩是出于拖延诉讼等不正当目的，法院将驳回其抗辩。受理专利侵权诉讼及诉讼终结后，法院应当通知专利局。专利局应当将是否存在有关该专利权的审判请求及相关决定等情况告知法院。如果法院认为有必要，也可以中止诉讼，等待专利局关于专利权是否无效的决定（实践中中止的较少）。法院在审理侵权案件中对专利权是否无效的认定，只对个案有效。如果日后该项专利权被专利局审判，其审决结果与法院的认定相反的，当事人可以要求将该案重审。侵权诉讼由东京、大阪的地方法院进行一审，二审由东京高等法院管辖，终审是最高法院。这样，侵权和无效诉讼能够在东京高等法院获得统一管辖。

    二、韩国

    （一）请求宣告专利权无效的程序

    韩国知识产权局下设的知识产权审判院（以下简称审判院）受理专利权无效审判。专利权无效审判的请求人限于利害关系人和专利审查员，其可以在专利权授权后任何时间请求专利权无效审判。审判以口头或书面的方式进行，只对请求人提出请求的权利要求进行审查。被告可以对专利的说明书或附图进行修正。

    当事人对审判院作出的决定不服，可以要求再审，对再审决定不服，可以向专利法院提起诉讼。当事人也可以不经再审直接向专利法院提起诉讼。专利权无效诉讼的当事人为专利权人和专利权无效审判的请求人。如果专利法院作出撤销审判院决定的判决，审判院应当据此重新作出专利权是否无效的决定，法院不能直接作出专利权是否无效的判决。不服专利法院判决的当事人可上诉至最高法院。

    （二）专利权无效抗辩与专利侵权诉讼

    在专利侵权诉讼中如果被控侵权人主张该专利权无效，其只能向审判院提起专利权无效审判请求。法院认为必要时，可以中止诉讼以等待审判院的决定。审判院应当将审理结果通知法院。

    三、美国

    （一）专利重审制度

    美国的专利重审制度与我国专利复审委员会根据申请对专利权是否无效进行审查的制度类似，但其提出重审的理由只限于该专利属于现有技术。

    美国专利法规定，对已授予的专利，任何人在任何时间都可以向专利商标局提起重审请求。请求人在书面请求文件中必须指出要求重审的每个权利要求与引用的现有技术之间的相关性及相关程度。收到重审请求后，专利商标局首先要认定请求书中是否涉及影响专利授权的实质性的新问题。如果不涉及，作出不予重审决定，申请人不得提出上诉；对于决定重审的，专利商标局向专利权人发出重审令，要求其陈述意见或修改专利文件（修改不得扩大原权利要求的范围）。专利商标局将专利权人、重审请求人的陈述、答辩送交对方。经双方陈述意见和答辩后，专利商标局根据专利法的规定，重新审查是否授予专利权并作出专利权有效、专利权无效或部分无效、确认修改后的权利要求的公告。

    当事人不服重审决定的，可以向专利商标局的申诉与争议委员会提出申诉，对申诉决定不服的，可以向联邦巡回上诉法院上诉。当事人也可以不经申诉直接向联邦巡回上诉法院提起上诉。美国的重审制度分为单方重审和多方重审。在单方重审中，申诉程序的当事人是专利权人。在多方重审中，申诉程序的当事人是请求人或专利权人。请求人可以选择单方重审或多方重审。诉讼程序中的被告是专利商标局。法院作出判决后应当向专利商标局局长发出命令或意见，该命令或意见应当记人专利商标局的档案，并对专利权的效力产生影响。

    （二）专利权无效抗辩与专利侵权诉讼

    在专利侵权诉讼中，当事人可以专利权无效作为抗辩理由。法院对专利权是否无效的认定只对本案有效。但法院应当将受理的专利侵权诉讼和后续决定及时通知专利商标局，专利商标局应当将专利侵权诉讼的情况和判决记人专利档案。专利侵权诉讼由联邦地区法院一审，联邦巡回上诉法院二审，对其判决不服的，可申请联邦最高法院再审。

    四、德国

    （一）专利权无效诉讼

    德国专利法规定，自专利授权公告满三个月后，任何人可以向专利法院提起宣告专利权无效诉讼（该专利已进入异议程序的除外）。专利权无效诉讼的被告是专利权人。诉讼开始后，法院应当将起诉书送达被告，并要求其在一个月内答辩。被告逾期不答辩的，法院不经开庭审理即认为原告主张成立，并依据原告的诉讼请求立即作出判决。如果被告在规定期限内答辩的，专利法院应当将答辩状送达原告，并对案件进行审理。专利法院可以依职权调查案件事实，不以当事人陈述和提交的证据为限。专利权人或专利权无效诉讼的请求人对专利法院的判决不服的，可以在判决书送达后一个月内向联邦最高法院上诉，联邦最高法院的判决是终审判决。

    （二）专利权无效抗辩与专利侵权诉讼

    德国专利法规定，地方法院民事庭对专利侵权诉讼享有专属管辖权。在专利侵权诉讼中，如果被控侵权入主张该专利权无效，其只能向专利法院提起专利权无效诉讼。

    国际公约及有关国家、地区关于专利强制许可的规定国务院即将提请全国人大常委会审议的专利法修正案（草案）依据有关国际公约，并参考有关国家和地区立法例，对专利强制许可制度进行了补充和完善。现将该制度及有关国家和地区关于专利强制许可的规定简介如下：

    一、专利强制许可制度

    专利强制许可制度，又称非自愿许可制度，是指国家专利行政机关或者司法机关，依据法定条件和程序，不经发明、实用新型专利权人的同意，向特定对象颁发实施其专利的许可，同时由被许可人向专利权人支付许可费的制度。

    依照法律规定，专利权人对其发明创造在法定期限内享有独占权或专有权，即在专利权的有效期内，任何单位和个人未经专利权人许可，不得实施其专利，否则就构成对专利权的侵犯。但是，专利权人的专有权并不是绝对的。设立专利制度的最终目的是促进科技创新和技术进步。为保证这一目的的实现，防止专利权人对其专利技术不适当的垄断，促使获得专利权的发明创造得以实施，在某些情况下需要对专利权人的专有权进行一定的限制，即由法律规定的行政、司法机关授予特定对象实施某专利，而无需经过该专利权人的许可。这就是专利强制许可制度产生的背景。专利强制许可制度是限制专利权滥用、实现专利权人利益与社会公众利益平衡的重要法律手段。有关国际公约及许多国家和地区的专利法或相关法律中都规定了这一制度。

    二、有关国际公约关于专利强制许可的规定

    （一）巴黎公约的规定

    《保护工业产权巴黎公约》第5条A款规定，本联盟各国都有权采取立法措施规定授予强制许可，以防止由于行使发明、实用新型专利所赋予的专有权而可能产生的滥用，例如：不实施。同时该公约规定了授予强制许可的条件：1.授予强制许可的申请应当在提出专利申请之日起满4年，或自授予专利之日起满3年提出；2.这种强制许可不是独占性的，而且除与利用该许可的部分企业或商誉一起转让外，不得转让，包括授予分许可证的形式在内。

    （二）TRIPS协议（世界贸易组织与贸易有关的知识产权协议）的规定TRIPS协议第31条明确规定，任何一个世界贸易组织的成员方可以通过制定国内法允许未经权利人授权而对专利的标的事项作其他使用，包括政府或经政府许可的第三者的使用。同时，该条规定了授予强制许可时应遵守的条件，主要包括：

    1.在合理的期限内，强制许可的被许可方没能以合理的商业条件获得专利权人实施其专利的许可。但是，在发生全国性紧急状态或其他极端紧急状态或为公共的非商业性目的而使用的情况下，成员方可放弃上述要求。

    2.强制许可的范围和期限应限制在被授权的意图之内。至于半导体技术，只应用于公共的非商业性目的，或用于抵销在司法或行政程序后被确定的反竞争的做法。

    3.强制许可应是非独占性的。

    4.强制许可应是不可转让的，除非同享有此类使用的那部分企业或信誉一同转让。

    5.强制许可应主要为满足国内市场供应的目的。

    6.当导致强制许可的理由不存在时，应终止许可。

    7.视具体情况向权利人支付充分的补偿金。

    8.强制许可的授权及补偿金的有关决定应接受司法审查或其他独立审查。

    9.若是为抵销司法或行政程序后被确定为反竞争做法而给予强制许可，则成员方没有义务适用上述第（1）和第（5）的规定。

    10.在对“依存专利”授予强制许可的情形下（即后一专利的实施依赖于前一专利，未经前一专利权人的同意而授予后一专利权人实施前一专利的强制许可），应符合下列条件：第一，后一专利应比前一专利具有经济意义更大的重要的技术进步；第二，前一专利权人有权以合理的条件享有使用后一专利的权利。

    2005年12月，世界贸易组织总理事会通过了《修改TRIPS协议议定书》，对TRIPS协议进行了部分修改，在第31条之后增加内容作为第31条之二，规定：在符合有关条件的前提下，各成员方可以授予企业生产并出口特定专利药品的强制许可。实际是适当放宽了TRIPS协议第31条关于授予强制许可应“主要满足国内市场需要”的限制性规定，以更好地解决公共健康问题。该议定书要求成员在2007年12月1日或部长级会议可能决定的更晚日期之前接受议定书，并在三分之二成员接受后生效。同时，不允许成员对议定书提出保留。目前，美国、挪威、瑞士、萨尔瓦多、韩国、印度、菲律宾等国家已通知世界贸易组织接受议定书。2007年10月28日，我国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议批准了该议定书。

    三、有关国家和地区关于专利强制许可的规定

    各国在遵守上述国际公约关于强制许可规定的前提下，根据本国情况，对强制许可的规定不尽相同。从目前掌握的资料看，一些国家和地区对授予强制许可理由的规定主要是：

    （一）因专利权人不实施专利

    创设专利制度的目的在于通过授予专利权人一定的独占权，鼓励发明创造，并通过专利的实施促进经济发展和社会进步。如果专利权人在获得专利权后长时间不实施其专利，该发明创造不能为社会带来效益，就违背了专利制度的创设目的。因此，很多国家和地区都规定，在专利权人不实施或不充分实施其专利的情况下，可以授予强制许可。比如：韩国专利法第107条规定，除自然灾害、不可避免的情形或者其他由总统令规定的正当理由外，发明专利连续超过三年没有在韩国实施；或者在合理条件下对发明专利的国内要求没有满足到适当程度，可以授予强制许可。澳大利亚1990年专利法第133条规定，如果公众在该发明专利方面的合理需求未被满足，并且专利持有人未就不能实施该专利作出合理解释，可以授予强制许可。德国专利法第24条规定，如果专利权人不在国内实施发明专利，为确保该专利产品在国内市场上的充分供应，可以授予强制许可。英国1977年专利法第48条规定，自授予专利权之日起满三年后，或可能规定的其他期限届满后的任何时间，如果该项发明专利未作商业性实施或未在商业上尽可能作最大限度地实施，专利局长可以根据申请签发强制许可证书。加拿大专利法第65条规定，在授予专利权三年期满后，如果在合理的期限内发明专利产品不能充分满足加拿大国内市场需求，可以视为存在专利权滥用的情况，专利局长可以签发强制许可证书。

    （二）为公共利益需要

    当国家出现紧急状态，或为了其他公共利益的目的，有时需要不经专利权人同意而许可他人实施其专利。许多国家和地区把公共利益需要作为授予专利强制许可的理由。比如，日本专利法第93条和实用新型法第23条规定，特许发明或者注册实用新型的实施对公众利益特别必要时，可以授予强制许可。英国1977年专利法第55条规定，任何政府部门和政府部门以书面形式授权的任何人有权为了王国的工作需要，在联合王国实施一项发明专利而无须取得专利权人的同意。我国台湾地区“专利法”第76条规定，为因应国家紧急情况或增进公益的非营利使用，可以授予强制许可。

    美国专利法中没有关于专利强制许可的规定，但其司法和司法程序法第四部分第1498条a 款规定，允许联邦政府和政府许可的第三人在给予“合理和完全补偿”的情形下，不经专利权人的同意而实施其专利技术。同时，美国空气清洁法对控制空气污染的专利的强制许可，原子能法对原子能专利的强制许可，植物品种保护法对有性繁殖的植物新品种专利的强制许可，均作了规定。上述强制许可，有属于为了公共利益需要而授予的强制许可。

    （三）为制止垄断行为

    如果专利权人滥用其专利权，以排除、限制竞争为目的拒绝授予专利许可，就可能构成反垄断法中规定的垄断行为（主要是滥用市场支配地位行为）。为了消除该行为对市场的影响，有关部门可以不经专利权人的同意而授予强制许可。同时，在反垄断法规范的经营者集中活动中，为了降低参与集中的经营者的竞争力，防止过度地排除、限制竞争，有关政府部门有时也会以专利强制许可作为批准集中行为的附加条件。比如，韩国专利法第107条规定，在司法或行政程序后，为了对被判定为不正当的行为进行补救，可以授予发明专利强制许可。英国1977年专利法第50条和第51条规定，在企业合并或者进行市场调查后，竞争委员会或者国务大臣认为存在专利权人限制被许可人或者拒绝以合理条件授予专利许可，构成垄断行为的情况，可以向专利局局长申请采取行动；专利局局长可以授予专利强制许可。我国台湾地区“专利法”第76条规定，专利权人有限制竞争或不公平竞争的情形，经法院判决或行政院公平交易委员会处分确定的，专利机关可以授予特定对象该专利的强制许可。

    （四）为“依存专利”的有效实施

    如果一项专利比前一专利具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一专利的实施的，一些国家和地区规定，对“依存专利”的专利权人可以授予实施前一专利的强制许可。比如，澳大利亚1990年专利法第133条规定，如果法院确信后一件发明专利比前一件发明专利具有重要经济意义的重大技术进步，而且其实施依赖于前一件专利的实施的，可以给予后一项发明专利的权利人实施前一专利的强制许可。我国台湾地区“专利法”第78条规定，再发明（指利用他人发明或新型之主要技术内容所完成的发明）专利权人与原发明专利权人未能就交互授权实施达成协议的，可以依据该法的规定申请强制许可。

    此外，根据巴黎公约和TRIPS协议关于授予强制许可应当遵守的条件的规定，许多国家和地区的专利法也都作了相应规定。

    关于遗传资源保护的规定

    在国务院提请审议的专利法修正案（草案）中，增加了有关遗传资源保护的规定，即“依赖遗传资源完成的发明创造，该遗传资源的获取或者利用违反有关法律、行政法规的规定的，不授予专利权。”“依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中申明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法申明原始来源的，应当说明理由。”现将遗传资源保护的有关情况简介如下：

    一、遗传资源的概念及国际公约对遗传资源保护的规定遗传资源是指具有实际或潜在价值的遗传材料，而遗传材料是指来自植物、动物、微生物或其他来源的任何含有遗传功能单位的材料。随着生物技术的发展，遗传资源在农业、医药、化工、环保等领域发挥着越来越重要的作用。由于缺乏有效的制度和措施，创新能力较强的发达国家往往在发展中国家不知情的情况下使用其遗传资源，而由此获得的专利权等知识产权又具有独占性，使提供遗传资源的国家不仅不能分享专利权人因此获得的经济利益，如果使用其专利，还要支付许可费。在发展中国家的推动下，国际上逐渐形成了以《生物多样性公约》（CBD）为核心的一系列遗传资源保护规则。比如CBD确立的国家主权原则、事前知情同意原则和惠益分享原则，即各国对其遗传资源拥有主权，遗传资源的取得须经提供这种资源的缔约国事先知情同意，并应就所得惠益与提供国公平分享。同时，CBD规定，“缔约国认识到专利和其他知识产权可能影响到本公约的实施，因而应在这方面遵照国家立法和国际法进行合作，以确保此种权利有助于而不违反公约的目标。”2002年CBD缔约方大会通过了指导性的《关于获取遗传资源并公正和公平分享通过其利用所产生惠益的波恩准则》，对建立遗传资源获取和利益分享机制提出进一步的立法建议和行为准则。

    二、国际上对是否应在专利法中规定遗传资源保护问题的态度1.印度、巴西等资源丰富的发展中国家提出，为了落实CBD的原则，应当修改TRIPS（与贸易有关的知识产权协议）等国际公约，规定专利申请人有披露遗传资源来源的义务。美国、日本等发达国家则坚决反对，因而这一问题在国际公约层面很难达成一致。鉴于此，一些发展中国家在努力推动修改国际公约的同时，在国内制定了专门保护遗传资源的法律，并相应修订本国的专利法，明确专利申请人应当在申请文件中披露遗传资源的来源，否则将驳回专利申请，对已授权的专利宣告无效。比如：

    印度专利法（2002年修正案）规定，申请人应当在专利申请中披露发明创造所利用的生物材料的来源；未公开或者错误说明来源信息的，专利申请未授权的将被驳回，已授权的将被撤销。

    巴西《遗传资源管理暂行条例》规定，专利申请中涉及使用遗传资源的，申请人必须标明遗传资源的来源。对基于使用遗传资源而获得的产品或方法授予专利权，应当符合该法的规定。

    安第斯共同体391号、第486号决议（该决议对秘鲁、委内瑞拉等五个成员国有效）规定，申请专利保护的产品或方法是源于使用成员国的遗传资源获得的，申请人应当提供获取遗传资源合同的副本，作为获得专利权的前提条件。对违反上述义务的，成员国有权宣告专利无效。此外，受到影响的成员国可以向专利权授予国请求宣告专利无效。

    2.以美国为代表的部分发达国家，强烈反对为落实CBD原则而修改TRIPS等国际公约。其主张在专利法框架之外，由各国单独立法对遗传资源实施保护，并由当事人通过签订合同落实CBD的事前知情同意等原则。

    3.欧盟国家同意在专利法中落实遗传资源来源的揭示义务，但是反对将其和专利权的效力联系起来。比如：

    欧盟《关于生物技术发明的法律保护》的98/44号指令叙述部分（此部分没有法律约束力）指出，“如果一项发明是以植物或动物的生物材料为基础或如果它使用了这种材料，在适当和可知的情况下，专利申请应该包括这种材料的地理来源的信息，……这不对专利申请的处理或已授权专利的有效性带来损害。”

    挪威专利法（2004年5月修正）规定，如果一项发明涉及或者使用了生物材料，该专利申请应包含发明人收集或得到该材料的国家的信息。如果依照提供国法律，生物材料的获取应得到事先同意，该申请应说明是否得到此项同意。违反披露义务将承担刑事责任，但不妨碍专利申请的处理和已授权专利的效力。

    瑞士专利法（2007年修改）规定，专利申请应当披露发明创造所直接依赖的遗传资源或相关传统知识的来源；当发明人或者专利申请人都不知道来源的，申请人应当就此予以书面确认；故意进行错误披露的，给予最高额为10万瑞士法郎的罚款。

    三、在我国专利法中增加遗传资源保护规定的意义我国的遗传资源非常丰富。为了更好地保护我国的遗传资源，应当尽快制定专门法律。而在专利法中增加有关规定，有利于对发明创造中使用遗传资源行为的监管，防止对违反我国有关遗传资源管理的规定而申请的发明创造授予专利权。

    关于专利权权利用尽的规定

    一、专利权权利用尽原则

    根据专利法的规定，专利权人对其专利具有独占权，未经专利权人许可，不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。专利权权利用尽是指专利产品在合法售出（包括专利权人自己售出或者经专利权人许可的人售出）后，对这些产品的使用、许诺销售、销售等行为不再需要经过专利权人的许可，购买者可自由处置。这是对专利权的一种合理限制，目的是防止专利产品在市场上的流通和使用受到限制，以维护正常的经济秩序。

    专利权权利用尽包括三种类型，即“国内用尽”、“地区用尽”和“国际用尽”。“国内用尽”是指专利产品在被授予专利权的国家合法售出后，购买者对该专利产品在该国有自由处置的权利。“地区用尽”是指专利产品在该区域被授予专利权的一个国家合法售出后，购买者对该专利产品在该区域内具有自由处置的权利，但是在区域之外合法售出的专利产品，未经专利权人许可而进口到区域之内的成员国，专利权人仍有权禁止。这一原则适用于欧盟地区。“国际用尽”是指专利产品在被授予专利权的一个国家合法售出的，购买者对该专利产品在任何国家具有自由处置的权利。根据这一原则，将合法售出的专利产品进口到专利权人取得专利权的其他国家，无需经过该专利权人的同意，这通常被称为允许“平行进口”。（所谓“平行”是指他人的这种不需要经过专利权人同意的进口权与专利权人的进口权并存）二、国际公约对专利权权利用尽的规定及一些国家的态度TRIPS协议第6条规定，就本协议的争端解决而言，在符合第3条（国民待遇）和第4条（最惠国待遇）规定前提下，本协定的任何规定不涉及知识产权的权利用尽问题。即TRIPS协议对专利权权利用尽问题没有作任何限制，各国可自由规定。

    对专利权的“国内用尽”，在国际上没有争论。许多国家在其专利法中作了规定或者通过判例确立了这一原则。而对于专利权的“国际用尽”，国际上争论较大。因为与“国际用尽”原则紧密相关的是允许“平行进口”。“平行进口”产生的主要原因是由于各国制造、销售成本的差异，使专利产品在不同国家产生价格差，在低成本国家制造的专利产品就会流向价格较高的国家，而这种进口不需要经过专利权人的同意，使其无法获得这部分利益。由于发达国家专利较多，属于技术输出国，且其商品价位相对较高，为了保护本国专利权人利益，许多发达国家反对“国际用尽”原则，禁止“平行进口”，对违反者追究侵权责任。而发展中国家则多数赞成这一原则。

    但是，发达国家反对“国际用尽”原则，也不是绝对的。比如美国近几年也有“平行进口”不属于侵权的案例。日本1997年之前对“国际用尽”持否定态度，1997年7月日本最高法院在“BBS铝制车轮案”的判决中采用了有条件的国际用尽原则，即平行进口不属于侵权行为，除非专利权人或其许可的人与购买者事先明确约定该专利产品不得进口到日本。1998年日本大藏省在海关规则中对平行进口问题作了相应规定。

    三、允许“平行进口”对我国的影响

    有观点认为，我国目前的创新能力与发达国家相比还有差距，我国还属于技术输入国，对一些关键产品还依赖进口。同时，与发达国家及许多发展中国家相比，目前我国商品处于低价位状态。所以，允许平行进口，不会出现在国外制造的专利产品流向我国的状况，因而不会对我国专利权人的利益造成影响。同时，允许平行进口可以使我国企业在国外购买的专利产品合法进入到我国。

    关于仿制药实验不视为侵犯专利权的规定

    在国务院提请审议的专利法修正案（草案）中，新增了一种不视为侵犯专利权的情形，即：专为获得和提供药品或医疗器械的行政审批所需要的信息而制造该药品或医疗器械的，不视为侵犯专利权（以下简称仿制药实验例外）。这一规定是参照国外有关规定作出的，现将有关情况简介如下：

    一、仿制药实验与专利权保护的冲突

    药品或医疗器械关系到公众健康，各国对其投放市场都实行严格的审批制度，且审批时间较长。为了通过审批，生产厂家要进行研究、分析和临床实验等一系列活动，以取得审批需要的数据和其他信息。对获得专利的药品和医疗器械，仿制企业（非专利权人）为了在专利权保护期届满后及时推出仿制品，往往需要在专利有效期内制造、使用或进口这些药品或器械，以从事研究、分析等活动，提前获得审批需要的数据和信息。这就必须要获得专利权人的许可并支付专利使用费，否则将会构成侵权。如果等到专利权保护期届满后再进行制造等行为，其产品上市就要在专利权保护期届满后一段时间，而这段时间仿制药品和医疗器械不能投放市场，在客观上延长了专利的保护期限。由于仿制产品的上市有利于降低药品和医疗器械的价格，对社会公众有益，这一问题引起一些国家的重视。

    对此，一种观点认为，专利法将“为科学研究和实验而使用有关专利”作为不侵犯专利权的情形作了规定（科研实验例外），为获得行政审批所需要的信息而对专利药品进行制造等行为，属于“科研实验例外”。另一种意见认为，专利法意义上的科研实验只包括为了验证专利发明能否实施，或者是为了对该发明进行改进而进行的实验；仿制药实验属于利用发明专利本身的研究，具有商业目的，不属于科研实验。

    二、有关国家和组织对仿制药实验例外的规定

    （一）日本、德国将仿制药实验纳入专利法规定的“科研实验例外”

    日本专利法第69条规定：“专利权的效力，不涉及目的在于实验或研究的发明专利的实施。”1999年，日本最高法院在相关案件的判决中指出，政府根据相关法律规定对药品实施的安全性审批或其他管理需要花费相当多的时间，而在此时期内无法实施专利。为此，针对药品保护的制度应当包括两部分：首先，药品专利的保护期可以得到不超过5年的延展；其次，为申报药品生产批准文号而实施专利的行为属于科研实验例外，不构成侵犯专利权。

    德国专利法第11条规定，“专利保护不适用于为实验目的而实施发明专利的行为”。德国法院对该条款作了较为宽泛的解释，认为通过使用专利产品来获取进一步的信息，比如用于临床实验、研发替代产品，以及获取市场准入，都构成科研实验例外。该标准在欧盟各国对科研实验例外的解释中是最宽的。

    （二）美国、澳大利亚、加拿大、欧盟在专利法中专门规定了仿制药实验例外美国对此作出专门规定源于Roche v.Bolar 一案的判决。被告Bolar 公司为了在专利保护期限届满后立即推出仿制药，在保护期内从加拿大进口了原告Roche 公司的专利产品的生产原料进行实验。1984年美国联邦巡回上诉法院认定Bolar 公司侵犯了原告的专利权。Bolar 公司在上诉中指出，由于美国食品和药品管理局的审批周期长达数年，仿制企业等候审批的过程实际上延长了专利保护的期限。上诉法院在判决中承认存在这一问题，但是指出该问题应当通过立法解决。受此案推动，美国国会同年通过了《药品价格竞争与专利期限补偿法》，亦称Hatch -Waxman 法案。根据该法案，美国专利法在第271条中增加了（e）款规定：“在美国制造、使用、许诺销售、销售或者向美国进口发明专利产品的行为，如果单纯是为了依照有关法律的规定获得并提供为制造、使用或者销售药品或者兽医用生物产品所要求的有关信息，则不构成侵犯专利权的行为。”即在美国专利法中增加了一种不侵权的情形，由于该规定是因Bolar 一案引起的，因而被专利界称为“Bolar 例外”。1990年，美国最高法院在对另一起案件的判决中认定“Bolar 例外”也适用于医疗设备专利。

    澳大利亚专利法规定，对于药品专利和包含DNA重组技术的药品制造方法专利，如果相关药品已纳入澳大利亚治疗用品登记册，且专利生效日到药品被批准上市日的间隔超过五年，专利权人可以申请将专利保护期最多延展五年。同时，在专利延展期内，允许非专利权人出于非治疗目的实施该专利。

    加拿大专利法规定：“任何人为开发和提供加拿大联邦、各省以及其他国家规范产品制造、使用或者销售的法律所要求的信息而制造、使用或者销售专利产品的，只要是为合理利用该项专利所必需，则不构成对该项专利权的侵犯。”从该条规定看，不限于药品和医疗设备。在2000年欧共体诉加拿大的争端中，WTO专家组裁定加拿大专利法的上述规定符合TRIPS协议第30条关于专利独占权的有限例外。

    欧盟委员会于2004年实施的药品一揽子规则中第2004/27号指令引入了“Bolar 例外”规则，规定，进行必须的研究和实验及其后续实施要求不应当被视为侵犯专利权。欧盟委员会要求成员国在2005年10月31日前修改本国法律，将该指令纳入专利法。但是，欧盟专家指出，该规定未明确原料的供应和出口等行为是否也不侵犯专利权；而且“后续实施要求”也过于模糊，给各国法院留下了很大的空间，可能导致执法标准不统一。

    三、在我国专利法中规定仿制药实验例外的意义我国开发新的化学药品和医疗器械的能力与发达国家相比差距较大，同时又是公共健康问题较为突出的人口大国，在切实保护药品和医疗设备专利权的同时，在专利法中增加仿制药实验例外的规定，有利于社会公众在药品和医疗器械专利保护期满后及时获得价格低廉的药品和医疗器械。

    关于向外国转让专利申请权、专利权和向外国申请专利的规定一、我国向外国转让专利申请权或者专利权的规定我国专利法规定：“中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，必须经国务院有关主管部门批准。”在国务院提请审议的专利法修正案（草案）中，将此条规定修改为：“中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。”经查，该条所指有关法律、行政法规主要是指对外贸易法和《技术进出口管理条例》（以下简称《条例》）。有关规定如下：

    1.对外贸易法规定，国家准许货物与技术的自由进出口，但法律、行政法规另有规定的除外。同时，对限制或者禁止技术进出口的具体情形作了规定。

    2.《条例》规定，技术进出口包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。因此，向外国人转让专利申请权和专利权应当遵守条例关于技术出口管理的有关规定。主要内容是：（1）属于对外贸易法规定禁止或者限制出口情形的技术，禁止或者限制出口。国务院外经贸主管部门会同国务院有关部门，制定、调整并公布禁止或者限制出口的技术目录。对限制出口的技术实行许可证管理，当事人应当向国务院外经贸主管部门提出申请。国务院外经贸主管部门会同国务院科技管理部门对申请出口的技术进行审查，并自收到申请之日起三十个工作日内作出是否批准的决定。限制出口的技术需经有关部门进行保密审查的，按照国家有关规定执行。技术出口申请经批准的，由国务院外经贸主管部门发给技术出口许可意向书。申请人取得技术出口许可意向书后，方可对外进行实质性谈判，签订技术出口合同。申请人签订技术出口合同后，向国务院外经贸主管部门申请技术出口许可证。国务院外经贸主管部门对技术出口合同的真实性进行审查，并自收到申请文件之日起十五个工作日内，对技术出口作出是否许可的决定，对许可的颁发技术出口许可证。技术出口合同自技术出口许可证颁发之日起生效。（2）对属于自由出口的技术，实行合同登记管理。即当事人应当向国务院外经贸主管部门办理登记。国务院外经贸主管部门应当自收到登记申请文件之日起三个工作日内，对技术出口合同进行登记，颁发技术出口合同登记证。技术出口合同自依法成立时生效，不以登记为合同生效的条件。（3）经许可或者登记的技术出口合同，合同的主要内容发生变更的，应当重新办理许可或者登记手续。经许可或者登记的技术出口合同终止的，应当及时向国务院外经贸主管部门备案。

    二、一些国家向外国申请专利的规定

    我国专利法规定，中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，应当先向国务院专利行政部门申请专利。申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照国家有关规定办理。在国务院提请全国人大常委会审议的专利法修正案（草案）中，取消了向外国申请专利必须先申请中国专利的限制，保留了有关保密审查的内容。从目前掌握的资料看，为了防止专利申请中涉及国防安全、公众安全等信息的泄露，许多国家的专利法对向外国申请专利的审批作了规定。主要内容是：

    （一）须经审批的发明创造

    英国、新加坡、印度规定，在该国居住的人完成的发明创造，向外国申请专利须经审批。美国规定，在美国完成的发明创造，向外国申请专利须经审批。

    （二）须经审批的专利类型

    英国、新加坡、印度规定为发明专利；美国规定为发明、外观设计和模型注册专利。

    （三）请求批准的方式

    美国、英国、新加坡、印度等国家规定，请求人既可以单独向外国提出专利申请，也可以先向本国有关机构提出专利申请后再向外国提出专利申请。单独向外国提出专利申请的，应当获得本国有关机构的书面批准；先向本国提出专利申请的，如果在提出专利申请之日起一定时间内（美国为六个月，英国、印度为六周，新加坡为二个月）未接到禁止其向外国提出申请的通知，该期限届满后即可向外国提出专利申请。

    （四）对擅自向外国申请专利的处罚

    英国专利法规定，擅自向外国申请专利的，处以一千英镑以下的罚款或二年以下监禁，或二者并罚。新加坡专利法规定，擅自向外国申请专利的，处以五千新加坡元以下罚款或二年以下监禁，或二者并罚。美国专利法规定，擅自向外国申请的，其在美国不能获得专利权，并处以一万美元以下罚金或二年以下监禁，或二者并罚。

    最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释法释〔2009〕21号（2009年12月21日最高人民法院审判委员会第1480次会议通过）《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》已于2009年12月21日由最高人民法院审判委员会第1480次会议通过，现予公布，自2010年1月1日起施行。

    二OO九年十二月二十八日

    为正确审理侵犯专利权纠纷案件，根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定，结合审判实际，制定本解释。

    第一条人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。权利人在一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求的，人民法院应当准许。

    权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征，确定专利权的保护范围。

    第二条人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。

    第三条人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。

    以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。

    第四条对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

    第五条对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

    第六条专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

    第七条人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

    被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

    第八条在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

    第九条人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

    第十条人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。

    第十一条人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

    下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：

    （一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

    被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

    第十二条将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为；销售该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。

    将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

    对于前两款规定的情形，被诉侵权人之间存在分工合作的，人民法院应当认定为共同侵权。

    第十三条对于使用专利方法获得的原始产品，人民法院应当认定为专利法第十一条规定的依照专利方法直接获得的产品。

    对于将上述原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用依照该专利方法直接获得的产品。

    第十四条被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

    被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。

    第十五条被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。

    有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：

    （一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

    第十六条人民法院依据专利法第六十五条第一款的规定确定侵权人因侵权所获得的利益，应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益；因其他权利所产生的利益，应当合理扣除。

    侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的，人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

    侵犯外观设计专利权的产品为包装物的，人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

    第十七条产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。

    第十八条权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

    第十九条被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前的，人民法院适用修改前的专利法；发生在2009年10月1日以后的，人民法院适用修改后的专利法。

    被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前且持续到2009年10月1日以后，依据修改前和修改后的专利法的规定侵权人均应承担赔偿责任的，人民法院适用修改后的专利法确定赔偿数额。

    第二十条本院以前发布的有关司法解释与本解释不一致的，以本解释为准。

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